Licence de marque en Chine

La présente fiche traite du régime d’enregistrement applicable au contrat de licence de marque conclu entre une société étrangère et une société chinoise (généralement sa filiale) aux fins d’autoriser cette dernière à utiliser les marques de la société étrangère en Chine. Les questions fiscales et de contrôle de changes, liées au paiement des redevances, sont également abordées dans cette fiche.

Quels sont les contrats de licence de marque soumis à enregistrement?

Tout contrat de licence de marque conclu entre une société étrangère et une société chinoise (« Contrat de Licence ») doit être enregistré auprès du Bureau des Marques à Pékin. Cet enregistrement doit intervenir dans les 3 mois de la signature du Contrat de Licence.

Quelles sont les sanctions de l’absence d’enregistrement?

Aucune sanction n’est expressément prévue en cas de défaut d’enregistrement du Contrat de Licence. De fait, l’enregistrement ne constitue pas une condition nécessaire à la validité du Contrat de Licence. Toutefois, il est de l’intérêt du concédant étranger de procéder à cet enregistrement puisqu’il représente le préalable indispensable au paiement en devises étrangères des redevances dues par le licencié chinois au titre du Contrat de Licence.

Quelles conditions relatives à la marque doivent être satisfaites pour procéder à l’enregistrement?

Afin d’éviter qu’une société étrangère ne concède une licence sur une marque sans disposer des droits correspondants, seules les marques enregistrées en Chine peuvent faire l’objet d’un Contrat de Licence. L’enregistrement préalable de la marque est vérifié par le Bureau des Marques au moment de l’enregistrement du Contrat de Licence.

Quelles conditions relatives au contenu du Contrat de Licence doivent être satisfaites pour procéder à l’enregistrement?

Le Contrat de Licence ne peut être enregistré qu’à la condition qu’y figure l’accord des parties sur les points suivants:

• La désignation de la marque objet du Contrat de Licence et son numéro d’enregistrement;
• La durée de la licence ;
• La description détaillée des conditions d’utilisation de la marque par le licencié;
• Les modalités de supervision par le concédant de la qualité des produits pour lesquels le licencié fera usage de la marque ;
• Les dispositions relatives à l’obligation pour le licencié de faire figurer son nom et l’origine de fabrication sur les biens portant la marque;
• L’indication de la partie ayant autorité à reproduire ou imprimer la marque.

Hormis ces points particuliers, les parties sont libres de définir le contenu du contrat. En particulier, les parties sont libres de définir la loi applicable au Contrat de Licence.

Quelles sont les modalités d’enregistrement du Contrat de Licence?

L’enregistrement du Contrat de Licence relève de la responsabilité du concédant. A cet égard, le concédant étranger doit mandater un intermédiaire agréé par la SAIC1 pour procéder aux formalités d’enregistrement2.

Si les conditions exigées pour l’enregistrement sont réunies, le Bureau des Marques remet alors au concédant un certificat d’enregistrement. Un délai de 4 et 6 mois est généralement nécessaire pour l’examen de la demande d’enregistrement par le Bureau des Marques. Dans la mesure où le certificat d’enregistrement doit être présenté par le licencié à sa banque, pour obtenir paiement en devises étrangères des redevances, ce délai de traitement administratif repousse d’autant le paiement des redevances dues au titre du Contrat de Licence.

Quel est le régime fiscal des redevances versées au titre du Contrat de Licence ?

Les redevances versées au titre du Contrat de Licence sont soumises aux prélèvements suivants :

• Business Tax au taux de 5% ; et
• Retenue à la source au taux de 10%3

Ces prélèvements, qui viennent en déduction du montant de la redevance, sont réglés par le licencié agissant en qualité d’agent du concédant étranger pour le paiement des taxes. Le paiement de ces deux prélèvements est formalisé par la délivrance de certificats émis par les autorités fiscales compétentes4.

Quelles sont les pièces demandées par la banque afin de procéder au paiement en devises étrangères des redevances dues au titre du Contrat de Licence ?

Du fait du contrôle des changes en vigueur en Chine, les banques remplissent un rôle de supervision des opérations en devises. Ainsi, la banque du licencié chinois ne procèdera au paiement des redevances en devises étrangères qu’après production des pièces suivantes :

• Une demande écrite du licencié pour le paiement des redevances en devises étrangères ;
• Le Contrat de Licence;
• Le certificat d’enregistrement du Contrat de Licence délivré par le Bureau des Marques;
• Les certificats attestant du paiement des différents prélèvements fiscaux, délivrés par les autorités fiscales ;
• La facture émise par le concédant ; et
• Dans le cas où la redevance est calculée en fonction d’un volume de ventes, les pièces justificatives attestant du volume de ventes effectif.

En complément des pièces précitées, chaque banque peut exiger la production de documents supplémentaires qu’elle jugerait utile.

1. Administration d’Etat en charge de l’Industrie et du Commerce (par abréviation de State Administration For Industry and Commerce).
2. Lors de l’enregistrement, le concédant doit fournir certaines pièces au Bureau des Marques, lesquelles peuvent varier en fonction des produits concernés (notamment pour les médicaments ou le tabac). Toutefois, le Bureau des Marques demandera à minima la production des documents suivants: (i) un formulaire de demande d’enregistrement du Contrat de Licence, (ii) un exemplaire du Contrat de Licence et (iii) une copie du certificat d’enregistrement de la marque licenciée. Les documents non rédigés en chinois doivent être accompagnés d’une traduction.
3. Dans le cadre de la convention fiscale conclue entre la France et la Chine, cette retenue à la source est plus que compensée par un crédit d’impôt de 20% en France.
4. Local Tax Bureau pour la Business Tax et State Tax Bureau pour la retenue à la source.

PARIS - 149684v1 - 0090222/0001 FICHE N°23 LA LICENCE DE MARQUE DLA Piper Rudnick Gray Cary UK LLP Level 28 Suites 2807 - 2810 2810 Bank of China Tower 200 Yin Cheng Middle Road Shanghai 200120 China T +86 21 5037 2726 F +86 21 5037 2268 W www.dlapiper.com

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